企业上市前夕遭遇专利诉讼的八个应对方法

上市前夕，是企业最容易遭受专利诉讼的时间节点。因为遭受专利诉讼导致上市进程拖延、中断甚至取消的案例不胜枚举。如何正确应对专利诉讼，快速得到有利结果，保障上市进程正常推进，是企业法务及外部律师必须解决的难题。

具体而言，在上市前夕遭遇专利诉讼的应对方法至少包括：专利诉讼评估报告，专利无效宣告，反向行为保全，反制诉讼（专利诉讼、不正当竞争诉讼、恶意诉讼损害赔偿、反垄断投诉或诉讼），刑事报案等。

下文逐一展开讨论。

如果请求人提起行政诉讼请求撤销国家知识产权局作出的维持专利有效的行政决定，由于专属管辖的北京知识产权法院案件积压严重，很难短期内作出对请求人有利的判决结果，必将拖延请求人的上市进程。

同时，如果请求人已经对第一次无效宣告请求提起行政诉讼，实践中国家知识产权局通常会中止第二次无效宣告案件的审理，等待第一个案件审理结束。也就是说，请求人不能同时推进行政诉讼程序和第二次无效宣告程序。

第一次无效宣告决定通常会对涉案专利权利要求作出解释。如果请求人不认可国家知识产权局的解释方案，那将落入两难的境地：如果不提起行政诉讼，意味着这种解释方案可能会导致在后的无效宣告程序，或者民事侵权诉讼程序败诉；但是提起行政诉讼，旷日持久，无法实现快速解决纠纷的目标。

第一次无效不成功容易被法院认定为涉案专利稳定性较高。如果专利权人在侵权诉讼中申请行为保全，专利稳定性高对应诉一方是个明显的减分项[5]。

在顾泰来诉常州永安公共自行车系统股份有限公司（简称永安行）专利侵权案中，永安行于2017年4月14日获得上市发行批文，顾泰来于4月17日在苏州市中级人民法院对永安行在镇江地区的专利侵权行为提起诉讼，于4月18日在南京市中级人民法院对永安行在南京地区的专利侵权行为提起诉讼[11]。4月28日，顾泰来实名向中纪委举报证监会。5月5日，永安行暂缓路演。

2017年4月20日，顾泰来向苏州市中级人民法院申请撤诉。苏州市中级人民法院于5月5日、5月11日就顾泰来撤诉事由进行听证，并于5月26日作出裁定[12]不准予顾泰来撤诉申请，理由为：“本案中永安公司辩称经比对被控侵权行为不能成立、且已举证表明相关起诉已对其实际运营造成重大影响而坚决不同意顾泰来撤诉，其态度和理由应予考量。专利侵权诉讼的目的不仅在于制止专利侵权行为、维护专利权人权益，同时也承担界定侵权行为、明晰行为边界的定纷止争之用。本案中尽管顾泰来提出需进一步搜集证据而撤诉，但其在南京中院仍依据相同的专利权、以相同的被告和相同的诉讼请求进行诉讼，双方涉案实体争议仍然存在、诉讼影响未消。基于上述事由，本院认为有必要继续审理本案，故针对顾泰来的撤诉申请，本院不予准许。”5月23日，法院开庭审理本案，顾泰来未出庭，法院缺席审理。6月7日，法院作出一审判决，驳回顾泰来全部诉讼请求。8月17日，永安行在上交所成功上市。

在丁晓梅诉郑州曳头网络科技有限公司（以下简称曳头公司）、南通苏奥纺织品有限公司（以下简称苏奥公司）、浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）侵害外观设计专利权纠纷案中，南京市中级人民法院依据曳头公司申请，于2019年6月14日，“618”活动前夕裁定[13]：天猫公司立即恢复曳头公司涉案被诉侵权产品“遮光U型蚊帐”和“升级U型蚊帐”在天猫网购平台上的销售链接。理由如下：根据当事人举证、质证及侵权比对的情况，并结合丁晓梅另一项实用新型专利已被宣告无效等事实，法院初步认为被诉侵权产品构成侵权的可能性较小；被诉侵权产品的销售很大程度上依赖于商誉和口碑的积累以及时机的把握，被诉侵权产品的销售具有较强的季节性，且构成侵权的可能性较小，若不及时恢复被删除的销售链接可能造成曳头公司及其被诉侵权产品所积累的商誉和口碑的持续消减和损失，以及交易机会的丧失，可能造成难以弥补的损失；被诉侵权产品的销售具有较强的季节性，曳头公司根据被诉侵权产品之前每月销售额的适当倍数乘以恢复链接后大概的销售月份计算出一个数额，据此提供了现金担保，并保证若被认定侵权成立所可能承担的赔偿责任能够得到实现，天猫公司亦承诺可以及时提供恢复链接后被诉侵权产品的所有销售记录，以供计算赔偿等之用。

在上诉人永康市联悦工贸有限公司、浙江兴昊塑业有限公司与被上诉人慈溪市博生塑料制品有限公司，原审被告浙江天猫网络有限公司、谢辉侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院也于2020年11月6日双11活动前夕裁定作出了反向行为保全裁定，天猫网络有限公司立即恢复申请人永康市联悦工贸有限公司在“天猫网”购物平台上的被诉侵权产品销售链接。

在广州虎牙信息科技有限公司诉华纳盛世音乐版权代理（北京）有限公司确认不侵害著作权及不正当竞争纠纷案中，自2021年4月8日起，华纳公司多次向苹果公司投诉，称虎牙直播平台上累计有215条短视频侵犯其音乐作品著作权，要求苹果应用商店对涉案APP作下架处理。华纳公司在投诉过程中，未提交涉案音乐作品的权属证明，虎牙公司收到苹果公司发出的转通知后已删除涉嫌侵权的视频。因华纳公司持续向苹果公司投诉坚持要求下架涉案APP，2021年7月15日，苹果公司向虎牙公司发送邮件称：“若短期内本投诉未解决，苹果公司可能会被迫下架你们的应用程序”。广州互联网法院于2021年9月18日作出裁定[15]，裁定华纳公司立即停止针对“虎牙直播—游戏互动直播平台”，就编号APP142472-A项下相关事宜向AppStoreNotices@apple.com、苹果应用商店AppStore、苹果公司（APPLE INC.）进行投诉的行为。本裁定事项效力维持至本案终审法律文书生效时止。理由如下：华纳公司的投诉行为具有一定的不当性；涉案APP被下架，会对虎牙公司造成难以弥补的损失；在华纳公司投诉的侵权内容已经全部删除的情况下，采取行为保全措施可能给华纳公司带来的损害，小于不采取行为保全措施可能给虎牙公司带来的损害；同时，暂时禁止向苹果公司投诉，华纳公司仍然可以直接通知虎牙公司删除侵权内容，也可以就侵权问题依法向有权机关寻求救济，其实体权利并未受到影响。

注释