防御性商标注册小贴士

日前，小红书科技有限公司在第38类申请的“老红书”商标刚刚通过注册，就被细心的媒体人发现并报道出来，有网友戏称“从小刷到老”， #小红书申请老红书商标获批#的话题也随之登上微博热搜榜首。

其实企业申请注册核心商标的同音、形近、同类型、套组式的商标早已不是什么新鲜事儿了，比如老干妈公司申请有老姨妈、干儿女、干儿子、老干爸、老干娘、老干爹、老乾妈等“老干家属”系列。同样按“亲属关系”注册商标的还有大家熟悉的阿里巴巴，申请有阿里妈妈、阿里爷爷、阿里奶奶、阿里哥哥、阿里弟弟、阿里姐姐、阿里妹妹、阿里宝宝等商标。

为防止他人抢注傍牌，由核心商标衍生出来的系列商标注册，一般称其为防御性商标注册。

防御性商标的产生其实很好理解，用直白一点的话说就是——走傍牌者的路，让傍牌者无路可走。企业自己把可能被人抢注的牌子先注册了，别人自然就注册不了了。

但防御性商标本身存在一定的风险性，笔者以经手的案件为例略做阐述。

笔者此前接到一件商标异议答辩案，对方核心观点是《商标法》第三十条同类商标近似，简单翻阅发现对方并未提供任何使用证据，仔细阅读对方理由时笔者注意到，对方在介绍引证商标时称自己是受让方式取得第25类A商标（姑隐其商标名），后又在其余44个大类上就相同名称A商标进行了全类注册，其余文字介绍均指向第25类商品。

于是笔者怀疑对方对其余类别A商标实际并未进行使用，查询后果然发现对方名下多件A商标撤销复审决定书（包括本案中引证商标）中列明“申请人复审的主要理由：申请人在第X类商品上的注册为防御性注册，应属于注册商标的不使用的正当情形”、“申请人复审的主要理由：复审商标系对注册商标‘A’的保护注册，属于注册商标不使用的正当理由，请求维持复审商标在复审服务上的注册。”并且几件撤销复审案对方仅提供了商标转让证明、续展证明、变更证明作为证据，最终商标在复审商品上被撤销。这些都说明对方引证商标实际并未使用。

即便商标本身存在一定差异直接做答辩也有几率获准注册，但为了更加稳妥的考虑，笔者还是给客户在基础方案异议答辩外加上了对对方引证商标提出撤三申请的辅助方案。最终该案商标获准注册，而对方的引证商标被公告撤销了类似商品上的注册。

这个案件中可以看到，在答辩中引用的对方商标撤销复审决定书中对方一方面承认其商标是防御性注册，另一方面却认为防御性注册属于注册商标不使用的正当理由，这就不得不提到相关的法律规定：

《中华人民共和国商标法》第四十九条第二款 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

《中华人民共和国商标法实施条例》第六十七条 下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：

（一）不可抗力；

（二）政府政策性限制；

（三）破产清算；

（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。

这其中：

（一）不可抗力：根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条规定：不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。要满足三个“不能”，并且是“客观情况”，显然前述案例中因为是防御性商标就不使用是出于主观上不想用而非因为客观情况不能用。

（二）政府政策性限制：如果是因为政策产生变化导致行业经营受到限制也属于不使用的正当理由，但前述案例中的防御性商标也不属于这种情况。

（三）破产清算：根据《中华人民共和国公司法》第一百八十六条第三款规定：清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。商标使用即是从事经营性活动，既然商标注册主体因为进入清算而无法开展经营活动，那商标无法正常使用自然也合情合理。不过前述案例中异议人并未表示其已进入清算阶段，所以也不属于这种情况。

这样看来，防御性商标并不属于正当理由不使用注册商标的情形，那么反过来说，防御性商标也要正常进行经营性使用，否则就可能面临被撤销的窘境。

但是防御性商标原本就是为了防止别人傍牌注册的商标，和企业核心商标长得像但又不一样，使用的话会不会给核心品牌造成障碍、稀释掉精心打造的品牌影响力？

不妨参考看看王老吉是怎么做的。在2021年02月03日，广州白云山医药集团股份有限公司就密集申请了包括赵钱孙李等一百个姓氏+老吉的商标，当时网友普遍认为这是出于防御目的进行的注册，而近日，王老吉推出了百家姓氏图腾罐，标着各姓氏老吉的红罐饮料即便比常规款的王老吉价格贵上不少，但还是纷纷被抢至缺货，这波既赚了流量，也是妥妥的商标使用证据。

所以企业注册防御商标并不意味着可以从此高枕无忧，握着空有其名的商标风险只会越来越大，反之，将防御性商标巧妙地使用起来，才能够真正实现其作为商标的根本价值。